FORUM PRIVATO PER LA DETERMINAZIONE DELLA ROYALTY:

CONTROVERSIE SULLA LICENZA DI DPI

È necessario un nuovo forum per la risoluzione delle controversie in materia di DPI. L'esplosione di controversie internazionali e nazionali in materia di proprietà intellettuale con costi associati, ritardi nel risultato finale, incertezza e dipendenza dai diversi punti di vista dei giudici o dalla complessa comprensione di questioni da parte delle giurie, richiede un approccio nuovo, conveniente e rapido per risolvere le controversie che coinvolgono l'applicazione, l'attuazione e la licenza dei diritti di proprietà intellettuale ("DPI"), come la determinazione della gamma e del tasso di royalty delle licenze di brevetto contestate, in particolare per le tecnologie standardizzate.

Requisiti SDO / SSO di royalty F / RAND. I titolari di brevetti appartenenti alle organizzazioni di sviluppo / definizione degli standard ("SDO" o "SSO"), devono rispettare lo statuto di SDO / SSO che richiede una concessione di "equo, ragionevole e non discriminatorio" ("FRAND" o "RAND" negli Stati Uniti ) tassi di royalty. I termini della licenza F / RAND devono essere offerti a tali membri dell'organizzazione volontaria (e non membri) per l'utilizzo di brevetti essenziali standard e domande di brevetto ("SEP"). Questi titolari beneficiano finanziariamente della loro licenza SEP per una royalty minima (che di solito è inferiore alla stessa per non SEP), se lo standard è accettato dal settore e incorporato in milioni di prodotti. Il rifiuto della licenza RAND comporterebbe l'esclusione dai prodotti standardizzati e quindi la sua tecnologia potrebbe diventare rapidamente non competitiva e obsoleta.

L'impegno per lo standard tecnologico SSO è un contratto vincolante. I titolari della famiglia di brevetti possono identificare nelle loro lettere di accettazione ("LOA") centinaia di brevetti e domande di brevetto come essenziali per lo standard (cioè leggere almeno una parte dello standard SSO) o fornire LOA generali senza tale identificazione specifica. La LOA (inviata all'SSO / SDO) promette di concedere in licenza a RAND i brevetti essenziali per lo standard SSO, che altre società devono utilizzare tecnicamente / commercialmente per conformarsi allo standard del settore. Tale impegno, visto dalle SSO e dai tribunali come un contratto vincolante, è una condizione per l'adattamento della SSO della tecnologia brevettata negli standard tecnici della SSO. Questi standard (un protocollo tecnico comune di regole, linee guida e specifiche) sono adattati per ridurre il rischio di "blocco dei brevetti" / abuso di licenze, promuovere la competitività / innovazioni, proteggere la salute pubblica, assicurare la qualità, l'interoperabilità / compatibilità dei componenti dei prodotti e processi per una particolare tecnologia, come le comunicazioni wireless WIFI o la tecnologia di codifica video.

La violazione dei contratti F / RAND è una difesa contro le violazioni. Qualsiasi utente dello standard SSO può applicare i contratti SSO come beneficiario terzo, a meno che l'impegno RAND non sia applicabile al contraffattore del brevetto. I titolari di brevetti, che si sono impegnati RAND a concedere in licenza a condizioni RAND a coloro che desiderano aderire alle norme SSO o SDO, non possono ottenere rimedi per violazione di brevetto (ad esempio, un'ingiunzione in procedimenti giudiziari, ordini di esclusione nelle indagini ai sensi del §337 del Tariff Act of 1930) se avessero offerto licenze a condizioni non RAND o se le difese RAND fossero state giudicate dai tribunali. Un contraffattore può perseguire una determinazione del tasso di royalty RAND negando la violazione o affermando la nullità del brevetto, anche se queste difese possono in definitiva eliminare la necessità di una licenza.

Le controversie sui termini F / RAND sorgono inevitabilmente. Controversie inconciliabili tra licenziatario e licenziatario, in merito al significato di RAND e ai calcoli di intervallo / tasso per SEP, brevetti non essenziali o brevetti non soggetti a impegni RAND, sorgono nelle negoziazioni di licenza e / o nella determinazione dei danni per violazione sulla base di un "tasso di royalty ragionevole".

Assenza di formule royalty F / RAND. Le SSO / SDO in Europa e negli Stati Uniti non forniscono formule specifiche / standard per l'impostazione delle royalty RAND, ma richiedono solo al licenziante e al licenziatario di concordare royalties "ragionevoli e / o non discriminatorie" non definite (una percentuale delle entrate lorde sul prodotto finale o articolo brevettato). La FTC ha solo raccomandato ai tribunali di applicare l'ipotetico quadro di negoziazione per determinare i danni da royalty RAND (per i brevetti con impegno RAND) e impostare un limite di royalty, ma non formule o numeri specifici (ad esempio percentuali fisse). *

Determinazioni delle royalty solo da parte dei tribunali. Non ci sono forum che possano accertare quali termini di risarcimento del titolare del brevetto sono giusti e ragionevoli o quale dovrebbe essere il tasso di royalty RAND per qualsiasi settore, ad eccezione dei tribunali. Le sentenze dei tribunali possono essere in conflitto tra loro per quanto riguarda le questioni legali e tecniche complesse intrecciate che richiedono competenze specialistiche. La Commissione per il commercio internazionale fornisce solo un provvedimento ingiuntivo (salvo importazione di prodotti offensivi) ma non un risarcimento in denaro, e l'azione di contrasto ITC di un titolare di brevetto potrebbe non essere appropriata per i brevetti soggetti agli obblighi di licenza RAND.

Linee guida contraddittorie sui tassi di royalty. Le agenzie governative (dotate di autorità persuasiva ma non vincolante) emettono raccomandazioni, che sono anche in conflitto con le decisioni dei tribunali. Ad esempio, la raccomandazione della FTC era che una royalty dovrebbe essere basata sui vantaggi della tecnologia brevettata rispetto alle alternative tecnologiche disponibili al momento in cui è stato sviluppato lo standard pertinente (non al momento della prima violazione secondo la sentenza Georgia-Pacific **) e non tutti i 15 fattori (definiti dalla decisione del tribunale della Georgia-Pacifico) dovrebbero essere utilizzati come linee guida per la determinazione del tasso.

Opzione pratica: forum privato per la determinazione del tasso di royalty dei diritti di proprietà intellettuale da parte degli arbitri utilizzando giurisprudenza, logica, indicazioni economiche, prove tecniche presentate dalle parti coinvolte e, se applicabile, standard SSO e impegni RAND. Gli arbitri emettono decisioni coerenti dopo la loro analisi dei fattori chiave standardizzati, come royalties cumulative / cumulative, contributo dell'invenzione brevettata e il suo valore per lo standard SSO (come nelle negoziazioni bilaterali tra il proprietario del SEP e l'implementatore dell'invenzione) e l'esistenza (e la pluralità ) di tecnologie sostitutive / competitive al momento in cui è stato sviluppato lo standard SSO. Le decisioni obiettive, uniformi ed eque degli arbitri vincolanti per le parti (come da accordo di incarico dell'arbitro) impediscono la divulgazione di segreti commerciali, risparmiano tempo e le risorse delle parti coinvolte, apportano chiarezza e certezza nelle negoziazioni delle licenze e guidano i tribunali, risorsa della PI proprietari, avvocati, banchieri e investitori.

* FTC, "The Evolving IP Marketplace", marzo 2011.

** Georgia-Pacific Corp. contro United States Plywood Corp., 318 FSupp 1116 (SD NY 1970).